実績(2) 特許になってからの問題
概要
特許になる明細書と、その後の無効審判に耐えうる明細書とは、着眼点が異なる場合があります。
YAでは、無効審判を想定した英文明細書を意識して作成していますが、その根拠のひとつが、これまで米国弁護士に依頼して作成した鑑定書を通じて得たノウハウです。
背景
一般に日本の特許事務所は、特許発明を米国で権利化するお手伝いをしますが、その後も引き続き権利行使まで関与する機会はあまり多くはありません。
このように権利化までのノウハウについては、米国弁護士との共同作業を通じて獲得できますが、権利化後の「強い特許」のためのノウハウについては、権利化までの米国弁護士との共同作業のみではやはり限界があります。
ミーンズクレーム
例えばクレームの構成要素がミーンズ・プラス・ファンクション形式(「…手段」)で記載されている場合、これに相当する具体的な構造物が明細書でサポートされていなければ、同クレームは拒絶の対象となります。
ところが実際は、たとえ明細書に具体的な構造物が記載されていなくても、審査段階で拒絶されることなく特許化されてしまうことも少なくないのです。
特に問題の構成要素がクレームの中核を構成していない場合は審査段階で見逃される、という場合も少なくないのが実情です。
一方で米国弁護士は、特許をつぶすためにその無効を主張することを依頼されて鑑定書を作成する際、このような瑕疵に必ず目をつけます。
その場合に、上記のような問題は、出願審査段階で問題となることが少なく、しかし特許となった後の権利行使等の際に重大な問題となる瑕疵の典型例と言えるでしょう。
YAの対応
前記したようにYAはそれまでも米国弁護士に依頼して、多数の米国特許の有効性に関する鑑定書の仲介を行ってきました。
この蓄積があるので、YAでは特許の有効性に関するノウハウを、明細書作成に活かすことができるといえます。